特許請求項の誤った解釈と判例の誤解により、先行技術の不存在の主張が覆される

In テクニカル・コンシューマー・プロダクツ社対ライティング・サイエンス・グループ社, [2019-1361] (2020年4月8日) 連邦巡回控訴裁判所は、「請求項の文言の誤った解釈と我々の判例法の誤解」を理由に、交換用発光ダイオード(LED)照明器具に関する米国特許第8,201,968号の請求項2～4、6～8、12、および16に関してのみ先行技術性または自明性がないとした審判部の決定を取り消し、差し戻しました。

争点は、先行技術がクレームされた薄型照明器具の高さ寸法比を満たしているかどうかであった。連邦巡回控訴裁判所によれば、審判部が先行技術が高さ寸法比を満たしていないと結論付けたのは、先行技術文献中の追加のヒートシンクを計算に誤って含めたことによる。計算に含める必要があったのは、クレームされた要素のみであった。

連邦巡回裁判所は、これは次のようなケースではないと述べた。 変人先行技術文献は、アンカー要素が物理的に除去され、その結果、元の設計が歪められた場合にのみクレームの文言を満たすことができるため、クレームを新規性のないものとみなした。連邦巡回控訴裁判所は、請求項1を適切に解釈すれば、ヒートシンク14をChouから物理的に除去する必要はないと述べ、むしろ、ヒートシンク14は、請求項1で想定されている「ヒートシンク」ではなく、請求項1は単一のヒートシンク要素を必要としないため、高さ寸法比の計算やその他のクレームの限定事項とは無関係であると述べた。

皮肉なことに、連邦巡回控訴裁判所は、Chou が関連特許で開示したほぼ同一の請求項の制限事項を評価する際に、審判部がほぼ反対の結果に達したと指摘している。

連邦巡回控訴裁判所は、一見矛盾しているように見えるこれらの認定を調和させることは困難であると述べ、前回の訴訟における審判部の分析に同意した。