営業秘密の主張は必ずしも発明者の問題を提起するものではないため、削除は不適切である
In Intellisoft Ltd. 対 Acer America Corp.、[2019-1522]（2020年4月3日）において、連邦巡回控訴裁判所は、州裁判所への差し戻しを拒否した地方裁判所の決定を覆し、地方裁判所の判決を取り消して、カリフォルニア州裁判所に訴訟を差し戻すよう指示して地方裁判所に差し戻した。
Intellisoft Ltd.は、秘密保持契約（「NDA」）に基づき、コンピュータ電源管理技術に関する企業秘密をAcerと共有した疑いがあります。NDAでは、AcerがIntellisoft製品のライセンス評価を「直接促進する」目的にのみ、同社の「機密情報」を使用することが認められていました。
インテリソフトは、エイサーが自社の営業秘密を組み込んだ特許を出願し、米国特許番号5,410,713（および関連特許5,870,613、5,884,087、5,903,765）の所有者になったことを発見したと主張している。インテリソフトはカリフォルニア州裁判所にエイサーを提訴した。
エイサーは、インテリソフトの発明者であるビアマン氏が'713特許ファミリーの発明者ではないとして反訴し、州裁判所から訴訟を移送した。インテリソフトは、営業秘密に関する主張を確定するために特許問題を解決する必要がないとして、州裁判所への差し戻しを求めた。地方裁判所はインテリソフトの申し立てを却下し、州法上の請求に関してエイサーに有利な略式判決を下した。その理由は、インテリソフトが連邦特許法に基づきビアマン氏が'713特許ファミリーの請求の発明者であることを証明できなかったためである。
ガン対ミントン事件本件のように原告が州法上の請求のみを提起した場合、連邦の問題が以下の場合は、地方裁判所が州法上の請求に対する第一審管轄権を有する。
- 必要に迫られて
- 実際に議論されている
- かなりの
- 議会で承認された連邦と州のバランスを崩すことなく連邦裁判所で解決できる
連邦巡回控訴裁判所は、Acer が Intellisoft の営業秘密の主張が必ずしも特許法上の問題を提起することを立証していないと判断しました。連邦巡回控訴裁判所は、州法の下で営業秘密を所有するには特許の発明者であることの証明は必要ないと述べました。さらに連邦巡回控訴裁判所は、Intellisoft が営業秘密の不正流用を証明するために侵害を証明する必要はないと判断しました。'713 特許ファミリーは、Intellisoft の州法上の主張を裏付ける証拠としてのみ使用されていました。この分析では、主張の解釈や侵害の証明は必要とされませんでした。連邦巡回控訴裁判所はさらに、Intellisoft の損害賠償請求は '713 特許ファミリーとは無関係に営業秘密の使用に基づいていると判断しました。州法上の主張を裏付ける証拠として特許に単に依拠するだけでは、必ずしも特許に関する実質的な問題の解決が必要とはならないとしました。
連邦巡回控訴裁判所は、インテリソフトの営業秘密に関する請求は必ずしも連邦特許法上の実質的な問題の解決に依存していないため、ガンテストの他の要素を検討する必要はないと判断した。連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所は第1338条(a)に基づく管轄権を有しておらず、州法に基づく請求は第1441条に基づいて除外することはできないと結論付けた。
さらに連邦巡回控訴裁判所は、エイサーの反訴が効力を持たなかったため、第1454条に基づく除去は不適切であると判断した。