悪意の証拠がなければ侵害の申し立ては差し止められるべきではなかった

In マイコ・インダストリーズ社対ブレフエックスLLC, [2019-2374] (2020年4月3日)において、連邦巡回控訴裁判所は、BlephExに対し、米国特許第9,039,718号「眼疾患を治療するための方法および装置」に関して特許侵害の主張を行うこと、およびMycoの潜在的顧客に対して訴訟を起こすと脅すことを禁じた地方裁判所の暫定的差止命令を破棄した。

連邦巡回控訴裁判所は、仮差止命令により特許権者による特許権の移転が差し止められた場合、裁判所は特許権の通知に関する連邦特許法および判例を適用すると述べた。このような場合、仮差止命令の発付は、適用される連邦法の下で特許権の通知が適切に行われたかどうかという観点から審査される。さらに連邦巡回控訴裁判所は、特許権者による特許権の移転を差し止めるには、連邦法上、悪意の立証が必要であると述べた。「悪意」の立証は、主張された請求が客観的に根拠がないという認定によって裏付けられる必要があり、主張された請求は、合理的な訴訟当事者が現実的に勝訴を期待できない場合、客観的に根拠がないとされる。

連邦巡回控訴裁判所は、地裁が悪意の認定なく特許権者の言論を禁じる仮差止命令を発令したことは裁量権の濫用であると結論付けた。連邦巡回控訴裁判所は、仮差止命令を発令する地裁の裁量権には相当の尊重が求められるものの、特許法は特許権者が潜在的侵害者にその特許の存在を通知することを認めていると述べた。連邦巡回控訴裁判所は、地裁が悪意の認定を行っておらず、その要件にさえ言及していないと判断した。さらに、地裁が悪意に関連する事実認定を行った限りにおいて、BlephExの発言が虚偽または誤解を招くものであるとの判断は明確に拒否したと付け加えた。

連邦巡回控訴裁判所は、医師を特許侵害で訴えることは米国特許法第35編第287条(c)(1)に照らして悪意に当たるとするMyco社の主張を却下したが、同法は医師を「侵害から免責する」ものではなく、特許権者が救済を求めることを単に妨げているだけだと述べた。さらに、地方裁判所は、医師に対し脅迫が行われたことを示す証拠は認められなかった。

最終的に連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所のクレーム解釈の試みにいくつかの欠陥があったとして、Myco が実質的に勝訴する可能性が高いとの判決を取り消しました。

連邦巡回控訴裁判所は次のように結論付けた。

言論の差止は軽々しく行われてはならない。本件においては、差し止められた言論が虚偽または誤解を招くものであるという、証拠と正しい法解釈に裏付けられた認定はおろか、そもそも認定すらされていない。地方裁判所は、悪意の認定も、特許侵害の主張が虚偽または誤解を招くと結論付ける十分な根拠もないまま、BlephExによる特許侵害の主張を差し止める仮差止命令を発令したことで、裁量権を濫用した。