被告が陪審員への指示や先行技術の提示を行わなかった場合、意匠特許侵害が認められる

In Hafco Foundry and Machine Co., Inc. 対 GMS Mine Repair and Maintenance, Inc., [2018-1904]（2020年3月16日）において、連邦巡回控訴裁判所は、「岩石集塵ブロワー」に関する米国特許第D681,684号の侵害判決を支持し、GMSの再審請求の却下を支持し、損害賠償に関する最終判決を求めて差し戻した。

控訴において、GMS は、陪審員の指示がゴーハムテストを不完全かつ偏見的に要約しており、仮想的な一般購入者が特許対象デザインと被告デザインを先行技術の文脈で検討すべきことを指示していないと主張しました。

GMSは、陪審員への指示において「通常の観察者」が「問題の製品を購入し使用する者」と定義されていることに異議を唱えました。しかし、GMSはこの文言や、主張されている欠陥に関するいかなる説明にも異議を唱えませんでした。また、GMSは、被告意匠とクレーム意匠との間のわずかな差異があれば侵害を回避できると陪審員に指示すべきであったと主張しましたが、GMSはそのような指示を求めておらず、いずれにせよ連邦巡回控訴裁判所は、意匠特許侵害が認められるためには両意匠が同一である必要はないと指摘し、その指示は正しくないと述べました。

GMSの2番目の論点に関して、同社はIPOのモデル意匠特許陪審員向け指示書を引用し、陪審員は「提示された先行技術のそれぞれについて精通するように」指示されるべきだったと主張した。しかしながら、GMSは先行技術を提示しなかった。連邦巡回控訴裁判所は、裁判で先行技術が提示されておらず、GMSが先行技術を提示しようとしたことも、この問題に関する陪審員向け指示書の提案もなかったことを踏まえると、この指示書の省略は誤りではないと述べた。

連邦巡回控訴裁判所は侵害の認定を支持し、損害賠償額の決定のために差し戻した。