係争クレーム用語の意味を説明すべく、訴訟履歴が免責レベルに達する必要はない

In Personalized Media Communications, LLC 対 Apple Inc.、[2018-1936]（2020年3月13日）において、連邦巡回控訴裁判所は、放送通信を強化する方法に関する米国特許第8,191,091号のクレーム用語の審判部の解釈を覆し、対応するクレームの新規性および自明性の判断を取り消し、審判部の新規性および自明性の残りの判断を支持した。

連邦巡回控訴裁判所は、特に審査経過は、特許商標庁における全ての手続の完全な記録（出願人がクレームの範囲に関して行った明示的な表明も含む）を含んでいるため、係争クレームの解釈において極めて重要となる可能性があると指摘した。したがって、審査経過の記述が明白な否認のレベルに達しない場合でも、クレームの解釈に影響を及ぼすことは間違いない。

争点は、「暗号化された情報を含む暗号化されたデジタル情報伝送」の意味、特にこの用語がデジタル情報に限定されるのか、それともアナログ情報も含むのかであった。連邦巡回控訴裁判所は、クレームの文言から分析を開始し、クレームにおいて「情報伝送」を記述する際に「デジタル」という形容詞が用いられていることを指摘し、情報が実際にはデジタルであるという見解を裏付けているとした。一方で、連邦巡回控訴裁判所は、クレームには「完全にデジタル」という表現は含まれていないと付け加えた。

連邦巡回控訴裁判所は、特許審判部と同様に、明細書における「プログラミング」の広範な定義はアナログ信号も包含し得ると認めたものの、アナログ信号を必ずしも必要とするとは認めなかった。むしろ、その定義は、使用される特定の技術に大きく依存しない。

連邦巡回控訴裁判所は明細書に着目し、関連する記述をいくつか発見したものの、それらは定義的なものではなく、「通常」、「例えば」、「～する能力を有する」といった曖昧で許容的な表現を用いた単なる例示に過ぎないと指摘した。'091特許の明細書に含まれる280列を超える文章の文脈を考慮すると、これらの2つの記述は、関連する用語を繰り返し一貫して使用することで定義するには程遠い。

最後に、連邦巡回控訴裁判所は審査経過を検討した。審判部は審査経過は決定的ではないと判断したが、連邦巡回控訴裁判所はこれに同意せず、審査経過の記述が明白な否認のレベルに達しない場合でも、クレームの解釈に影響を与えると指摘した。連邦巡回控訴裁判所は、出願人が審査中に繰り返しかつ一貫して行った発言は、クレームの用語を定義する可能性があると述べた。特に、本件のように、クレームの用語に明白な意味または通常の意味がなく、明細書にも明確な解釈が示されていない場合には、その可能性が高かった。 

連邦巡回控訴裁判所は、係争クレーム用語の意味を伝えるために審査経過証拠を事実上放棄レベルまで引き上げることを要求したことで審判部が誤りを犯したと判断し、審査経過は係争クレーム句の意味を伝える説得力のある証拠を提供し、クレームと明細書によって解決されなかった曖昧さに対処すると付け加えた。

連邦巡回控訴裁判所は、争点となっている請求項の用語は全デジタル信号に限定されていると結論付けたため、それらの請求項に対する審判部の特許不適格性の決定を覆した。