特許の審査履歴はクレーム文言の意味を知らせ、無効から保護する

In 科研製薬株式会社 v. イアンク、[2018-2232]（2020年3月13日）において、連邦巡回控訴裁判所は、PTABのクレーム解釈を覆し、爪白癬の治療方法に関する米国特許第7,214,506号の異議を申し立てられたクレームは自明であるため特許性がないとするPTABの決定を取り消しました。

カケンは、「爪真菌症の患者を治療する」という表現は、「少なくとも角質化した爪甲およびその下の爪床に主に存在する感染を治療する」ことを意味すると提案した。審判部はカケンの解釈を狭すぎるとして却下し、「爪真菌症の明示的な定義には表在性真菌症が含まれており、これは皮膚または目に見える粘膜に生じる疾患として明示的に定義されている」と結論付けた。

連邦巡回控訴裁判所は、審査経過（具体的には、カケン社が拒絶を克服するために行った声明と、それらの声明に基づいて拒絶を撤回したことを説明した審査官の声明を含む）が、問題となっている請求項のフレーズを爪甲内または爪甲下の感染症の爪甲貫通治療に限定するための決定的な裏付けとなると判断した。

特許の審査経過は、「発明者が発明をどのように理解していたか、また、審査過程において発明を限定し、その結果、クレームの範囲が本来よりも狭くなっていたかどうかを示すことにより、クレームの文言の意味を明らかにすることができます。特に有用なのは、「特許の付与を誘導するために出願人または出願人の代理人が審査官に対して行った明示的な表明」であり、これには「請求項に係る発明が新規性、有用性、および非自明性の法定要件を満たしていることを審査官に納得させるために行われた主張」が含まれます。 

連邦巡回控訴裁判所は、カケンの審査中の陳述とそれに続く審査官の陳述により、カケンの主張に対する合理的な理解の限界が明らかになったと述べた。

連邦巡回控訴裁判所は審判部の請求項の解釈を覆し、誤った解釈に基づく自明性の判断を取り消した。