連邦巡回控訴裁判所、弁護士は率直さよりも弁護を選んだと判断

In GSクリーンテック社対アダキンス・エナジーLLC [2016-2231, 2017-1838]（2020年3月2日）において、連邦巡回控訴裁判所は、乾式エタノール工場の副産物からの油の回収に関する米国特許第7,601,858号、第8,008,516号、第8,008,517号、および第8,283,484号が不公正行為により執行不能であるとする地方裁判所の判断を支持した。不公正行為の主張は、特許権者が米国法典第35編第102条(b)に基づく販売禁止条項に抵触する可能性のある情報を開示しなかったか否かに関するものであった。

特許訴訟において不公正行為の主張に勝つためには、被告の侵害者は、特許権者が（1）参照または先行する商業的販売を知っていたこと、（2）それが重要であることを知っていたこと、（3）それを差し控えるという意図的な決定を下したことを、明確かつ説得力のある証拠によって証明する必要があります。

裁判官による審理の後、地方裁判所は、CleanTech とその弁護士が訴訟中の特許を取得する際に不公正な行為を行ったため、特許を執行不能にしたとの結論を下しました。

連邦巡回控訴裁判所は、地方裁判所が、クレームされた発明が販売の申し出の対象であり、基準日前の2003年夏には特許取得の準備が整っていたと判断したことは裁量権の濫用には当たらないと判断した。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、クリーンテック社とその弁護士がUSPTOを欺くという明確な意図を持って重要な情報を意図的に隠蔽したと結論付けたことは裁量権の濫用には当たらないと判断した。

連邦巡回控訴裁判所は、不公正行為には、認識と重要性に加えて、クリーンテック社が重要な情報を「意図的に隠蔽する決定を下した」ことを明確かつ説得力のある形で示すことが必要であると述べた。さらに、欺瞞の具体的な意図は、証拠から導き出される最も合理的な推論の1つでなければならない。連邦巡回控訴裁判所は、クリーンテック社が特許から利益を得ることを妨げられると知った後、弁護士、そして米国特許商標庁から売却の申し出を隠すために積極的な措置を講じたという地裁の判断を裏付ける実質的な証拠があると判断した。

連邦巡回控訴裁判所はまた、クリーンテック社とその弁護士が基準日より前に試験成功の証拠を隠蔽し、発明が基準日以降に実施されたと示唆することで虚偽の表明を行ったという地方裁判所の判断を支持する判決を下した。特に、連邦巡回控訴裁判所は、先行情報を開示することなく、引用文献を遡及させる情報を提出したことに注目した。また、連邦巡回控訴裁判所は、クリーンテック社とその弁護士が、事実に関する自社の見解を裏付けるために第三者を「脅迫」したように見える点も指摘した。この事実は、クリーンテック社とその弁護士がUSPTOを欺こうとする意図を「示している」としている。

詳細な情報開示声明書が作成され、提出されていなかったことも地方裁判所と連邦巡回裁判所にとって重要であり、地方裁判所は弁護士が 「率直さよりも主張を選んだ。」　

最終的に、連邦巡回控訴裁判所は、当初提出された虚偽の申告を訂正しなかったことが「意図的な欺瞞の強力な証拠」であるという地方裁判所の見解に同意した。

連邦巡回控訴裁判所は、弁護士を依頼者との交渉において困難な立場に追い込んでいると主張されてきました。しかし、これはむしろ、連邦規則集第37編第1.56条に規定されている以下の規定によるものです。

特許はその性質上、公益に左右されます。出願審査時に、特許庁が特許性に重要なすべての情報の内容を認識し、評価しているときに、公益は最大限に満たされ、最も効果的な特許審査が行われます。特許出願の提出および審査に関係するすべての個人は、特許庁とのやり取りにおいて誠実かつ誠実な義務を負っており、これには、本条に定義される特許性に重要と認識しているすべての情報を特許庁に開示する義務が含まれます。    

37 CFR 1.56

特許出願においては、アドボカシーの役割がありますが、それはおそらく、開示する情報の選択ではなく、開示される情報の重要性を説明することにあります。