先行技術を組み合わせる動機は、その技術に精通した者の知識、技術そのもの、または問題の性質から生じる可能性がある。

In Acoustic Technology, Inc. 対 Itron Networked Solutions, Inc.、 [2019-1061] (2020年2月19日)、連邦巡回控訴裁判所は、IPR2017-01024における米国特許6,509,841号のクレームは特許を受けることができないというPTABの決定を支持した。

特許権者による最初の攻撃は、IPRの開始から9日後に、Silver SpringがItron, Inc.との合併に合意したという主張であった。Itron, Inc.は、米国特許法第35編第315条(b)に基づき、紛れもなく時効が成立している。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、特許権者が審判部においてこれらの主張を提出しなかったため、この主張を放棄したと判断した。

新規性喪失の認定の実質的側面として、特許権者は、請願人の専門家が、当業者が先行技術文献から「認識する」であろうことについて不適切に証言したとして、これは自明性の判断には適切かもしれないが、新規性喪失の判断には適切ではないと主張した。連邦巡回控訴裁判所はこれに異議を唱え、新規性喪失の分析においては、当業者が先行技術文献から、すべてのクレーム限定がその単一の先行技術文献に開示されていることを「合理的に理解または推論」できるかどうかが決定的な問題であると指摘した。専門家の証言は、当業者が先行技術文献から合理的に理解または推論できるであろうことを明らかにする可能性がある。さらに、専門家が各クレーム要素が先行技術文献にどのように開示されているかを詳細に説明する場合、専門家の証言は新規性喪失の実質的な証拠となり得る。

連邦巡回控訴裁判所は、申立人側の専門家の証言を検討し、専門家が詳細な分析を実施し、熟練した技術者が引用された先行技術を合理的に理解する方法を説明したと結論付けた。したがって、裁判所は、審判部の新規性喪失の認定は実質的な証拠によって裏付けられていると結論付けた。

連邦巡回控訴裁判所はまた、審判部が「別々のクレームの限定を満たすために同一の構造に不当に依拠している」という特許権者の主張を却下した。連邦巡回控訴裁判所は、特定の構造が特定の実施形態において異なる機能を有する可能性があることは開示から明らかであると説明した。

最後に、請求項に係る発明の自明性に関して、連邦巡回控訴裁判所は、審判部が先行技術を請求項の要素に誤ってマッピングしており、審判部による組み合わせの動機付けの判断は実質的な証拠によって裏付けられていないという特許権者の主張を却下した。この点に関して、連邦巡回控訴裁判所は、先行技術文献を組み合わせる動機付けは、当業者の知識、先行技術文献自体、あるいは解決すべき課題の性質から生じる可能性があると指摘した。

委員会は、動機は結論的なものではなく欠陥もない専門家の証言によって十分に説明されており、したがって委員会がその証言に依拠することは裁量権の範囲内であると判断した。