ライセンシーがライセンス製品にマークを付けなかったことで特許権者の回復が制限される

In Arctic Cat Inc. 対 Bombardier Recreational Products Inc.、[2019-1080]（2020年2月19日）において、連邦巡回控訴裁判所は、ライセンシーが対象製品に特許番号を記載しなかったため、特許権者は米国特許第6,793,545号​​および第6,568,969号の侵害について訴訟前の損害賠償を回収できなかったとする地方裁判所の判断を支持した。

前回の控訴では、連邦巡回控訴裁判所は、侵害の疑いのある者が、特許法第287条の通知要件の対象となる無標特許物品であると信じる製品を特定した場合、特定された製品が特許請求された発明を実施していないことを証明する責任は特許権者が負うと裁定した。

差戻し審において、アークティック・キャットは、ライセンシーの製品が主張されたクレームを実施していないことを証明できなかったことを認めたが、それでもなお、第287条に基づく損害賠償制限は特許権者が無表示製品を積極的に製造、使用、販売している間のみに適用され、ライセンシーが被疑製品の販売を停止した期間には適用されないため、訴訟前の損害賠償を受ける権利があるとして、略式判決を求める申立てを行った。アークティック・キャットはまた、陪審員による故意侵害の認定は、第287条に基づく実質的告知を証明するのに十分であると主張した。

アークティック・キャットの最初の主張に関して、連邦巡回裁判所は、無標製品の販売停止は   特許権者が、無標製品の販売が停止された後、侵害訴訟が提起されるまでの期間について損害賠償を回収できるように、第 287 条の通知要件の不遵守を免除する。

連邦巡回控訴裁判所は、 アメリカの医療システム6 F.3d at 1537において、裁判所は第287条を、特許権者が表示を開始した後に無表示製品を販売した場合でも損害賠償請求を行えるように解釈した。その結果、無表示製品を販売した特許権者は表示を開始するインセンティブを持つようになり、これは同法の目的に反する。裁判所は、当事者が無表示製品の販売を単に停止しただけで、それ以前の不遵守を是正する措置を講じず、当該製品が実際に特許取得済みであることを通知する措置も講じない場合、第287条の通知要件を遵守していないことになり、訴状の提出前の期間について損害賠償請求をすることは不可能であると述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、故意の認定により通知の提示は不要であるというアークティック・キャットの2番目の主張を迅速に処理し、 アムステッド・インダストリーズ社対バックアイ・スチール・キャスティングス社 同裁判所は、特許権者が第287条に基づいて実際の通知を行ったかどうかの判断は、「特許権者の行為に焦点を当てる必要があり、侵害者の知識や理解には焦点を当てる必要はない」とし、「被告が特許を知っていたか、自身の侵害を知っていたかは無関係である」と判示した。

連邦巡回控訴裁判所は、侵害者が特許およびその侵害を知っていたことを示す故意は、第 287 条で想定されている実際の通知としては機能しないことを繰り返し主張しました。

まとめ

AIA（米国特許商標庁）は「仮想」特許表示を認めており、これによりライセンシーによるものも含め、特許表示は大幅に容易化されました。特許権者は、ライセンシーが特許表示条項を交渉で回避するよりも、ライセンシーに対し特許情報へのURLを記載するよう義務付けるべきであり、これにより侵害者に対する損害賠償請求を未然に防ぐことができます。