知的財産権侵害申立人は特許権者による主張に反論する権利を有する

In Apple Inc. 対 Andrea Electronics Corp., [2018-2382, 2018-2383] (2020年2月7日)、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第6,363,345号に関する最初のIPRにおける審判部の決定を取り消しました。これは、審判部がAppleの反論を検討しなかったことが誤りであったためです。しかし、同特許に関する2回目のIPRでは、連邦巡回控訴裁判所は、クレーム5～9は無効ではないという判断を支持しました。

当事者が適切な答弁書の範囲を超えたという審判部の判断は、裁量権の濫用を理由として審査される。連邦巡回控訴裁判所は、答弁書は対応する異議申立書、特許権者の予備的答弁書、または特許権者の答弁書で提起さ​​れた論拠にのみ応答することができると述べた。したがって、申立人の答弁書が申立書で当初提起された論拠に応答しているかどうか、あるいは答弁書の論拠が特許権者の答弁書で提起さ​​れた論拠に応答しているかどうかを判断する必要があった。

連邦巡回控訴裁判所は、Appleの回答において法的根拠は変わっていないと指摘した。Appleの回答では、依然としてクレーム6～9は同一の文献から自明であったと主張している。さらに、Appleの主張は、連邦巡回控訴裁判所が以前に「特許不適格性の新たな理論」を提起すると判断した種類の主張ではなかった。連邦巡回控訴裁判所は、Appleの回答は新たな証拠や文献の未確認部分を引用しておらず、単に同じアルゴリズムの別の例を示して、文献がクレーム要素を開示している理由をさらに説明しているに過ぎないと指摘した。

連邦巡回控訴裁判所は、当事者らが以前に提起された問題に関する主張を詳しく説明することを禁じられていないと述べ、アップルの返答は特許権者の反論に正面から答えていると結論付けた。