専門家だけが、非専門家にとって明らかなことについて証言できる

In HVLPO2 LLC対Oxygen Frog LLC, [2019-1649] (2020年2月5日) において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第8,876,941号および第9,372,488号が自明であったとする地方裁判所の判断を破棄し、差し戻しました。これは、地方裁判所が自明性に関する一般人の証人証言を容認するという裁量権濫用を犯したためです。これらの特許は、酸素発生システムを制御するための方法および装置に関するものです。

裁判において、オキシジェン・フロッグ社は、2つの先行技術文献を併せて考えると、クレームは自明であると主張しました。先行技術文献の1つを執筆したタイラー・ピエベス氏は専門家証人としての資格を有していませんでした。しかし、事後証言として証言録取書を提出しました。HLVPO2（通称HVO）は、ピエベス氏の自明性に関する証言は専門家の意見として不適切であるとして異議を申し立てました。地方裁判所はこの異議を却下し、代わりにピエベス氏の証言録取書を陪審員が再生する前に、陪審員に証拠提出の制限を指示しました。

連邦巡回控訴裁判所は、状況下では地方裁判所の制限指示はピエベス氏の証言によって引き起こされた重大な不利益を是正するには不十分であり、したがって地方裁判所が再審請求を却下したのは裁量権の濫用であると判断した。

連邦巡回控訴裁判所は、連邦証拠規則702が次のように規定していると指摘した。

知識、技能、経験、訓練、または教育によって専門家としての資格を有する証人は、次の場合に意見またはその他の形で証言することができます。
(a) 専門家の科学的、技術的またはその他の専門知識が、事実審理者が証拠を理解したり、問題となっている事実を判断したりすることに役立つこと。

連邦巡回控訴裁判所は、この証言は特許審判における自明性無効性の争点に関係するものであり、侵害と有効性の問題は主に当該技術分野における通常の知識を有する者の視点から分析されるため、関連技術分野における「知識、技能、経験、訓練、または教育によって専門家としての資格」を有していない証人は、事実審理者が証拠を理解したり、争点となっている事実を判断したりするのを支援することはできないと述べた。

そのため、連邦巡回控訴裁判所は、「証人が関連技術の専門家としての資格を有していない限り、非侵害または無効性の問題に関する専門家として証言することを認めるのは裁量権の乱用である」と述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、資格のない証人による証言の禁止は、侵害および有効性に関する最終的な結論だけでなく、根底にある技術的な問題にも及ぶと述べた。関連技術に関する資格を有しない証人は、自明性について、あるいは、クレームされた発明の性質、先行技術の範囲および内容、クレームされた発明と先行技術との相違点、あるいは当業者がこれらの参考文献を組み合わせてクレームされた発明を達成する動機といった根底にある技術的な問題のいずれかについて、専門家として証言することはできない。

地方裁判所が自明性に関する一般人の証人の証言を認めて裁量権を乱用したため、連邦巡回控訴裁判所は原判決を破棄し、新たな審理を命じた。