連邦巡回控訴裁判所はPTABに対し、不明確なクレームが特許可能かどうか判断するよう求める

In サムスン電子アメリカ社対プリズアエンジニアリング社.、2019-1169、2019-1260（2020年2月4日）において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第8,650,591号の請求項11は自明性により無効であるとするPTABの決定を支持したが、請求項1～4および8が不明確であるため特許性があるかどうかを判断することを拒否したPTABの決定を取り消した。

'591特許の請求項は、元のビデオデータストリームから表示可能な編集済みビデオデータストリームを生成する方法および装置に関するものである。審判部は、請求項1（および請求項2～4および8）は装置と方法の両方を請求しており、したがって、請求項1～4および8の要件を満たさないと判断した。 IPXLホールディングスクレームが不明確であったため、審判部は、特許対象を別途定義しているか否かを判断することを拒否した。また、審判部は、クレーム中にこれに対応する構造が特定されていないにもかかわらず、「デジタル処理装置」という用語が含まれていることから、クレームが不明確であると判断した。

サムスンは、審判部はクレームの不明確さを理由に無効と宣言すべきだったと主張して控訴した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部にはその理由でクレームを無効とする権限がないとする審判部の主張に同意した。

サムスンの第二の主張は、審判部はそれでもなお、請求項1および4～8の特許性を第102条または第103条に基づいて評価すべきであったというものであった。この点については、連邦巡回控訴裁判所も同意した。

連邦巡回控訴裁判所は、第一の根拠である方法と装置の混合クレームにおける不明確性の問題は、侵害がいつ発生したかという理解の問題であり、必ずしもクレームが実際に何を意味するかという問題ではないと指摘した。さらに、連邦巡回控訴裁判所は、審判部が以前に次のように判示していたことにも言及した。 IPXL型の不明確さは審判部が特許性について検討することを妨げるものではない。

そのため、連邦巡回控訴裁判所は審判部に事件を差し戻し、102 条と 103 条を請求項に適用するよう試みるよう命じました。

不明確性の第二の根拠、「デジタル処理装置」がクレームに対応する構造を示さずに112条(f)を援用しているという点については、連邦巡回控訴裁判所は同意しなかった。連邦巡回控訴裁判所は、「デジタル処理装置」という用語が112条第6項を援用するかどうかという問題は、起草者が「手段」という語句を使用しないという選択から生じる推定に照らして評価した場合、当業者がクレームの文言を構造に言及するものと理解するかどうかに依存すると述べた。

連邦巡回控訴裁判所は、審判部は、関連技術の熟練者が「デジタル処理装置」という用語を純粋に機能的なものとみなすであろうという証拠を示さなかったと述べた。実際、特許権者は審判部に対し、専門家（発明者）の証言に基づき、請求項に記載されたデジタル処理装置は「当該技術分野の技術者が一般的によく知っている画像処理装置」であると主張した。さらに、請求項1において「デジタル処理装置」が「データ入力装置」に動作可能に接続されることを規定しているという事実は、請求項で使用されている「デジタル処理装置」という用語の構造的性質を裏付けている。

連邦巡回控訴裁判所は、請求項1で使用されている用語「デジタル処理装置」は手段プラス機能クレームを想起させるものであり、そのため請求項1および4～8について新規性または自明性の分析を行うことはできないとする審判部の結論を却下した。