知的財産権は文献先行技術に限定されているが、自明性調査では一般知識が利用可能である

In Koninklijke Philips NV 対 Google、[2019-1177]（2020年1月30日）において、連邦巡回控訴裁判所は、米国特許第7,529,806号の請求項1～11は自明であるため特許性がないとするPTABの決定を支持した。

フィリップスは控訴において3つの主張を提示した。第一に、審判部が 当事者間 審査の根拠は、Googleが申立書において特定の組み合わせを提示しなかったため、Hua事件に照らして当該クレームはSMIL 1.0に対して自明であったであろうというものである。第二に、審判部は、欠落しているクレーム限定を補うために「一般知識」に不当に依拠したため、SMIL 1.0の観点から当該クレームは自明であったと認定したことは誤りである。第三に、審判部の自明性認定は、それにもかかわらず、実質的な証拠によって裏付けられていない。

フィリップスの最初の点については、連邦巡回控訴裁判所は同意見で、審判部が 当事者間 Googleの請願書には記載されていない先行技術文献の組み合わせに基づく審査。35 USC § 311(a)は、長官に何らかの種類の調査を開始するよう求める請願書を想定していない。 当事者間 彼が選択するかもしれないレビュー。

フィリップスの2番目の点については、連邦巡回控訴裁判所は、35 USC § 311(b)が明示的に制限しているため、 当事者間 「特許または印刷された刊行物からなる先行技術」のレビューであり、一般知識はどちらにも該当しないため、§311(b)は、特許請求の範囲で欠落しているクレームの限定を補うために一般知識を使用することを禁止している。 当事者間 審査。連邦巡回控訴裁判所は、 当事者間 レビューは特許と印刷物に限定されますが、先行技術を変更することが自明であったかどうかを判断する際に熟練した技術者の知識を無視するわけではありません。

連邦巡回控訴裁判所は、フィリップスが「一般知識」に依拠したことが特許権の侵害にあたるという主張にも同意しなかった。 アレンディ連邦巡回控訴裁判所は、Arendi事件において「常識と常識的知識は自明性の調査において適切な位置を占める」ものの、(a)「先行技術に明らかに欠けていた限定を補うために常識を援用する」ことは、一般的に「問題の[欠けている]限定が異常に単純であり、技術が特に単純である場合」にのみ行われるべきであり、(b)常識への言及は「論理的な分析と証拠の裏付けの全面的な代替物として使用できない」と警告したと説明した。連邦巡回控訴裁判所は、 アレンディ審判部は、「結論的な記述と具体的でない専門家の証言」のみに依拠し、「先行技術には明らかに欠けている限定を補足することは常識であった」と判断しました。これに対し、本件では、連邦巡回控訴裁判所は、審判部がパイプライン技術が先行技術であるだけでなく、熟練した技術者の一般知識の範囲内であると結論付けるにあたり、Hua氏によって裏付けられた専門家の証言に依拠したと判断しました。

最後に、連邦巡回控訴裁判所は、フィリップスの第3の論点、すなわち自明性の認定は実質的な証拠によって裏付けられていないという点に異議を唱えた。連邦巡回控訴裁判所は、審判部が修正された先行技術が請求項1の限定事項をすべて開示している理由を徹底的に説明していることを指摘した。また、専門家の宣言と参考文献を熟練技術者の一般知識の証拠として依拠することで、審判部は熟練技術者が「先行技術を修正する動機を持っていたであろう」と判断したと述べた。さらに、審判部は、成功の合理的な期待があったであろうと判断した。連邦巡回控訴裁判所は、審判部の認定は実質的な証拠によって裏付けられていると結論付けた。