臨界性の証明の欠如は主張を破滅させる

In Genentech, Inc. 対 Hospira, Inc.、[2018-1933]（2020年1月10日）において、連邦巡回控訴裁判所は、特定の抗体およびその他のタンパク質を精製する方法を対象とする米国特許第7,807,799号の請求項1～3および5～11は、予測可能または自明であるため特許を受けることができないとするPTABの判決を支持しました。

注目すべきことに、本発明は低温で作動するため、後続の精製工程が不要となる。請求項は「約10℃～約18℃」の範囲を指定していたが、連邦巡回控訴裁判所は、「約18℃」の解釈に関わらず、先行技術の「18～25℃」の範囲と重複していると判断した。連邦巡回控訴裁判所は、特許権者自身が提案した「約18℃」の解釈は19℃までの温度を包含しており、先行技術で開示された温度範囲との重複をさらに強めていると指摘した。

連邦巡回控訴裁判所は、先行技術の範囲が請求項の範囲と部分的にまたはわずかに重複している場合でも、請求項の範囲と重複しているが異なる範囲を開示する先行技術文献は先行技術となる可能性があると述べた。

特許挑戦者が重複範囲を通じてその 最初の派閥 先行技術の発見が困難である場合、裁判所は特許権者が請求項に記載された範囲が請求項に記載された発明の実施可能性にとって重要であることを証明したかどうかを評価する必要がある。連邦巡回控訴裁判所は、特許権者が範囲の重要性を証明できなかったと判断した。

自明性に関して、連邦巡回控訴裁判所は、範囲のわずかな重複でも、 最初の派閥 自明性の場合には、重複範囲が先行技術に照らして自明ではなかったであろうという適切な証拠を提出する責任は特許権者に課せられる。 特許権者が自明性の推定を反駁する方法の 1 つは、請求された範囲に関して特別な点または重要な点があることを示すことです。 連邦巡回控訴裁判所は、ここでは自明性の推定が適用されると判定し、審判部は、ジェネンテック社が請求された温度範囲の重要性を立証できなかったと判断したが、ジェネンテック社は控訴しなかった。

連邦巡回控訴裁判所は、 推定を反駁するもう一つの方法は、温度などのプロセスパラメータが「結果に有効」であると認識されなかったことを示すことです。 しかし、連邦巡回控訴裁判所は、先行技術の教えを考慮すると熟練した技術者であれば温度を最適化しようとしたであろうこと、また温度を容易に変更できることを考慮すると、最適な温度範囲を見つけることは単なる日常的な実験に過ぎなかったであろうことを審判部は合理的に判断したと述べた。